Proteção de marca deve ser garantida a empresa que registra a marca primeiro

Segundo entendimento da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, em disputa entre duas empresas do mesmo ramo e que possuem marcas com o mesmo nome, prevalece aquela que fez o registro no INPI primeiro, mesmo que a concorrente use a marca há mais tempo.

De acordo com o desembargador relator, Azuma Nishi, a proteção da marca se adquire pelo registro expedido validamente pelo INPI, e não pelo uso, devendo ser aplicado o princípio “first come, first served”. 

Como consequência, foi reconhecida a infração e determinada a cessação do uso da marca e pagamento de danos morais em favor da autora da ação. Entendeu-se que houve, no caso, vulneração indevida da marca e prejuízo à reputação da autora.

Marcos Couto, ex-Procurador-Chefe do INPI e consultor do Escritório, no entanto, alerta que o STJ tem entendido que é possível a arguição do direito de precedência pela via judicial por parte de usuário anterior de boa-fé, com fundamento no artigo 129, § 1º, da Lei de Propriedade Industrial, o que constitui uma exceção ao sistema atributivo.